商標(biāo)看點(diǎn)：新百倫商標(biāo)案沉思錄

來源：尚標(biāo)    發(fā)布時(shí)間：2016-11-10 07:08:00　　瀏覽：3798

——讀者來信——

2016年6月23日，廣東省高級(jí)人民法院公開宣判新百倫商標(biāo)權(quán)糾紛案，判令新百倫公司、盛世公司立即停止侵害周樂倫“百倫”、“新百倫”注冊(cè)商標(biāo)權(quán);分別賠償周樂倫500萬元和5000元;新百倫公司在其開設(shè)的“新百倫()官方網(wǎng)站”、“NewBalance旗艦店”、“newbalance童鞋旗艦店”的首頁刊登聲明消除影響。至此，洋品牌、本土品牌有關(guān)“新百倫”二審判決塵埃落定。

——專家答復(fù)——

從法院的兩次審理來看，新百倫商標(biāo)案可以定性為反向混淆的典型案例。在新百倫公司是否構(gòu)成注冊(cè)商標(biāo)侵權(quán)的問題上，新百倫公司的答辯理由表面上看起來有理有據(jù)，可實(shí)際上自始至終找不到法律依據(jù)，可以說是漏洞百出。從兩次判決結(jié)果來看，最大的改變?cè)谟谫r償金額的計(jì)算。根據(jù)一審和二審的判決書可以看出，本案的爭議焦點(diǎn)可以歸納為以下幾點(diǎn)：

1.新百倫公司到底有沒有侵犯周樂倫的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)

新百倫公司在“天貓商城”開設(shè)“新百倫官方旗艦店”，官方網(wǎng)站中使用“新百倫()官方網(wǎng)站”、“NewBalance新百倫”等字樣，主張其是合理使用企業(yè)名稱、字號(hào)，不構(gòu)成侵犯商標(biāo)轉(zhuǎn)讓專用權(quán)。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》一條規(guī)定，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于商標(biāo)法第五十二條第(五)項(xiàng)規(guī)定的給他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為。

由此可見，盡管同為商業(yè)標(biāo)識(shí)，但當(dāng)企業(yè)名稱、字號(hào)與商標(biāo)權(quán)沖突時(shí)，法律優(yōu)先保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

商標(biāo)的作用就是用來標(biāo)識(shí)商品或服務(wù)來源，并區(qū)別于其他生產(chǎn)者。企業(yè)名稱、字號(hào)作為一種商業(yè)標(biāo)識(shí)，可以起到類似的作用。

企業(yè)名稱、字號(hào)是否構(gòu)成商標(biāo)性使用，關(guān)鍵是看“新百倫”這個(gè)臆造的商業(yè)標(biāo)識(shí)與新百倫公司生產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)鞋之間，是否存在一定程度的關(guān)聯(lián)性。新百倫公司在線上線下的各種使用行為，無論是官網(wǎng)官微，亦或是專賣店商場，都是試圖將“新百倫”與自家生產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)鞋聯(lián)系起來，用以標(biāo)識(shí)商品來源，構(gòu)成商標(biāo)性使用，毫無疑問是一種商品侵權(quán)。

新百倫公司生產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)鞋知名度不斷擴(kuò)大，實(shí)際上是一個(gè)侵權(quán)行為不間斷的過程。從2011年7月18號(hào)新百倫公司的商標(biāo)異議申請(qǐng)被駁回之日起，在主觀上可以斷定新百倫公司的惡意侵權(quán)性質(zhì)，這也是原告計(jì)算侵權(quán)賠償金額的起算日期。

新百倫公司在訴訟中辯稱周樂倫惡意搶注、惡意訴訟，那么就應(yīng)當(dāng)提起反訴或向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)無效宣告，在尋求救濟(jì)獲得支持以前，周樂倫始終是“新百倫”注冊(cè)商標(biāo)在第25類鞋類商品上的合法權(quán)利人。

2.究竟是誰使用在先

新百倫公司主張其享有在先的企業(yè)名稱字號(hào)權(quán)、未注冊(cè)商標(biāo)先用權(quán)、在先使用的知名商品特有名稱權(quán)。

新平衡公司于1983年4月15日獲得核準(zhǔn)在第54類“鞋”上注冊(cè)“N”、“NB”商標(biāo)，于2003年4月15日獲得核準(zhǔn)在第25類“鞋”上注冊(cè)“NEWBALANCE”商標(biāo)。新百倫公司于2006年12月成立，新平衡公司于2007年11月1日起授權(quán)新百倫公司在境內(nèi)使用上述商標(biāo)，

2011年新百倫公司對(duì)新百倫商標(biāo)的異議申請(qǐng)被駁回。

1996年周樂倫的“百倫”商標(biāo)獲得第25類鞋類商品注冊(cè)，2007年周樂倫在第25類獲得“新百倫”商標(biāo)注冊(cè)。新百倫公司主張的字號(hào)權(quán)最早追溯于2006年新百倫公司的成立，而“新百倫”商標(biāo)獲得注冊(cè)的時(shí)間是2007年，那么新百倫公司的主張是否成立呢?這個(gè)問題的關(guān)鍵在于“百倫”商標(biāo)與“新百倫”商標(biāo)是否屬于近似商標(biāo)。

“新”字在新華詞典里有特定的含義，解釋為“表示一種有異于舊質(zhì)的狀態(tài)和性質(zhì)。”“百倫”本身是一個(gè)臆造商標(biāo)，在這樣一個(gè)臆造商標(biāo)前加上一個(gè)擁有特定含義的“新”字，毫無疑問會(huì)讓普通消費(fèi)者產(chǎn)生混淆，例如，使用“新百事”、“新安踏”，顯然是一種侵權(quán)行為。

事實(shí)上從1996年“百倫”商標(biāo)獲得注冊(cè)之日起，“新百倫”就已經(jīng)順理成章地成為近似商標(biāo)，近似商標(biāo)同樣受到商標(biāo)法保護(hù)。2001年商標(biāo)法第52條規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的，屬于侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

因此，盡管“新百倫”的注冊(cè)時(shí)間晚于新百倫公司的成立時(shí)間，但由于“百倫”與“新百倫”本身屬于是近似商標(biāo)，新百倫公司在2011年提出的商標(biāo)異議自然不可能得到支持，新百倫公司在訴訟中主張的在先權(quán)利也就不能成立。

3.反向混淆是否被法律禁止

新百倫公司認(rèn)為，其組合使用“New Balance/新百倫”“NB/新百倫”或“New Balance 新百倫及NB圖形”標(biāo)識(shí)，不會(huì)與周樂倫的“百倫”商標(biāo)產(chǎn)生混淆，雙方在目標(biāo)群體、銷售渠道方面存在較大區(qū)別，不會(huì)構(gòu)成混淆，新百倫公司的使用行為，沒有侵害周某的相關(guān)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

新百倫公司使用“新百倫”的行為，屬于合理使用其在先字號(hào)權(quán)的行為;新百倫公司對(duì)“新百倫”“New Balance/新百倫”和“NB/新百倫”享有在先的知名商品特有名稱權(quán)，新百倫公司不存在主觀惡意。

反向混淆是指作為權(quán)利人的原告，其注冊(cè)商標(biāo)比被告的商標(biāo)知名度低。此時(shí)，消費(fèi)者會(huì)誤認(rèn)為原告提供的商品或服務(wù)來源于商標(biāo)使用人。反向混淆如不加制止，將使得知名企業(yè)在使用他人注冊(cè)商標(biāo)時(shí)肆無忌憚，會(huì)擾亂正常的社會(huì)競爭秩序。

反向混淆(REVERSE CONFUSION)與是與傳統(tǒng)意義上的混淆(正向混淆)相對(duì)而言的，即在后商標(biāo)使用人對(duì)商標(biāo)的使用已使之具有較高的知名度，以致于消費(fèi)者會(huì)誤認(rèn)為在前的商標(biāo)使用人的商品來源于在后商標(biāo)使用人或認(rèn)為二者之間存在某種贊助或認(rèn)可的聯(lián)系。實(shí)踐中，在后商標(biāo)使用人可能將他人在先注冊(cè)的商標(biāo)用作商標(biāo)、商號(hào)、商品名稱等商業(yè)標(biāo)識(shí)。

注冊(cè)商標(biāo)不因知名度低，就不受法律保護(hù)。如果一些大公司故意使用一些小公司的商標(biāo)，消費(fèi)者在大量的廣告促銷后，通常不會(huì)將大公司的商標(biāo)同小公司的商標(biāo)混為一談，但卻可能反過來認(rèn)為小公司是大公司的子公司，小公司因此不可能再自主地使用其商標(biāo)，從而會(huì)受到反向混淆的威脅。

反向混淆造成原本真正的權(quán)利人被消費(fèi)者遺忘，漸漸地變成“山寨”、“假貨”，顯然應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)。商標(biāo)法從來沒有規(guī)定反向混淆的豁免，因此，反向混淆與正向混淆一樣，為法律所禁止。

4.賠償數(shù)額如何計(jì)算

此案已經(jīng)確定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，接下來的問題就是賠償金額的計(jì)算。商業(yè)標(biāo)識(shí)的無形價(jià)值是難以衡量的，本案中，無論是周樂倫的損失，還是新百倫的獲利，都無法給出令人信服的精確計(jì)算，需要依賴法官的自由裁量。但是無論如何，二審將9800萬改判為500萬，如此大幅度的變更，筆者認(rèn)為有待商榷。

可以肯定的是，如果新百倫公司沒有將“紐巴倫”改名為“新百倫”，那么也許很難會(huì)有今天的成功。新百倫商標(biāo)對(duì)于新百倫公司的意義是顯而易見的，考慮到新百倫公司的規(guī)模，以及新百倫公司惡意侵權(quán)的故意，500萬的賠償完全只能算作是一種不痛不癢的處罰，甚至是鼓勵(lì)企業(yè)肆意欺凌弱小企業(yè)，直接赤裸裸地侵權(quán)，通過不正當(dāng)?shù)母偁幨侄巫龃笞鰪?qiáng)。

在筆者看來，新百倫公司與其參加訴訟，不如尋求和解，支付一筆費(fèi)用以換取“新百倫”商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓。對(duì)于新百倫公司來說，本案最嚴(yán)重的后果不是500萬賠償，而是立即停止將“新百倫”用于產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及宣傳，以及敗訴對(duì)新百倫公司商譽(yù)造成的負(fù)面影響。對(duì)于new balance這個(gè)品牌的長遠(yuǎn)影響，這個(gè)損失是不可估量的，繼續(xù)使用“新百倫”所能帶來的商業(yè)利益遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止9800萬。

事實(shí)上，二審判決沒有贏家，雙方的核心利益都受損。新百倫公司的核心訴求是其使用“新百倫”不違法，周樂倫的核心訴求是得到一筆足夠的賠償，二審判決可以說是一個(gè)雙方都不愿意看到的結(jié)果。

作為案例對(duì)比，在iPad商標(biāo)侵權(quán)案中，蘋果公司一次性支付深圳唯冠公司6000萬美元完成和解，可以說是雙贏。既不影響蘋果公司繼續(xù)合法銷售平板電腦，又給予了深圳唯冠公司足額的賠償。事實(shí)上，反向混淆案件更好的結(jié)果就是和解，大公司支付給小公司一筆補(bǔ)償，換取小公司對(duì)商標(biāo)權(quán)的轉(zhuǎn)讓。