最高法首次表態(tài)定牌加工不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)

來源：搜狐新聞    發(fā)布時間：2015-12-22 05:33:00　　瀏覽：2958

涉外定牌加工(俗稱OEM)的產(chǎn)品上的商標(biāo)與國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)相同或相近，是否構(gòu)成侵權(quán)，這個問題曾在業(yè)內(nèi)引起廣泛的爭議，各地工商執(zhí)法人員和法官對此也莫衷一是。

近日，最高人民法院就“PRETUL”涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)再審一案作出終審判決，認(rèn)定浙江省浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司(下稱亞環(huán)公司)OEM產(chǎn)品上的相關(guān)標(biāo)識不屬于《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是最高人民法院對涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)問題的首次正式表態(tài)，必將對同類案件的裁判產(chǎn)生重大、深遠(yuǎn)影響。

亞環(huán)公司兩輸侵權(quán)官司

亞環(huán)公司成立于2000年9月，經(jīng)營范圍為鎖具、五金工具的制造、加工及銷售等。2011年1月，中國香港萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司 (下稱萊斯公司)以亞環(huán)公司未經(jīng)其許可，擅自生產(chǎn)銷售帶有“PRETUL”標(biāo)識的掛鎖，侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)為由，請求法院判令亞環(huán)公司停止侵權(quán)，并賠償其經(jīng)濟(jì)損失45萬元。

《中國消費(fèi)者報》記者了解到，萊斯公司主張的商標(biāo)是第3071808號“PRETUL及橢圓圖形”，注冊在第6類掛鎖、五金鎖具等商品上。而亞環(huán)公司的掛鎖上，標(biāo)識的也是“PRETUL”。

亞環(huán)公司辯稱，涉案產(chǎn)品系其接受墨西哥儲伯荷拉密斯塔斯公司 (下稱儲伯公司)委托所生產(chǎn)的涉外定牌加工產(chǎn)品，完全出口墨西哥，未在中國市場實(shí)際銷售，不會引起中國消費(fèi)者的混淆，故并未侵權(quán)。

浙江寧波市中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，亞環(huán)公司在其加工的掛鎖包裝盒上標(biāo)注的商標(biāo)，與萊斯公司的注冊商標(biāo)相同，已構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。據(jù)此，法院一審判決亞環(huán)公司立即停止【廈門合道商標(biāo)注冊】侵權(quán)，賠償萊斯公司經(jīng)濟(jì)損失5萬元。

原被告雙方不服一審判決，提起上訴。浙江省高級人民法院隨后也認(rèn)定亞環(huán)公司侵權(quán)，判令其賠償原告8萬元。此后，亞環(huán)公司向最高法院申請再審。

　　最高院認(rèn)定非商標(biāo)使用

最高法院審理認(rèn)為，本案的爭議焦點(diǎn)是亞環(huán)公司是否構(gòu)成侵權(quán)，以及其行為是否屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用?！渡虡?biāo)法》第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。”該案主審法官表示，雖然該條最后一句系2013年《商標(biāo)法》修改時新增，但這只是對商標(biāo)的使用所做的澄清，避免將不屬于識別商品來源的使用行為納入商標(biāo)使用范疇，進(jìn)而導(dǎo)致《商標(biāo)法》第五十二條的擴(kuò)大適用。

最高法院認(rèn)為，亞環(huán)公司依據(jù)儲伯公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)“PRE-TUL”標(biāo)志的行為，在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲伯公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國使用其商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國境內(nèi)并不具有識別商品來源的功能。因此，OEM產(chǎn)品上的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其不具有商標(biāo)的屬性，該行為亦不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。

最高法院在第(2014)民提字第38號判決中指出，《商標(biāo)法》保護(hù)商標(biāo)的基本功能，是保護(hù)其識別性。判斷是否構(gòu)成商標(biāo)相同或相近，要以商標(biāo)發(fā)揮或者可能發(fā)揮識別功能為前提。在商標(biāo)并不能發(fā)揮識別作用，并非商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用的情況下，判斷是否混淆侵權(quán)不具有實(shí)際意義。本案中，一、二審法院以是否相同或者近似作為判斷是否構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的要件，忽略了該訴爭行為是否構(gòu)成《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用之前提，適用法律錯誤，應(yīng)予以糾正。

至此，歷時5年的OEM商標(biāo)侵權(quán)之爭，終于塵埃落定。

　　OEM或不再成為侵權(quán)雷區(qū)

定牌加工人受委托生產(chǎn)加工并提供貼附指定商標(biāo)的產(chǎn)品的行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，無論在行政執(zhí)法領(lǐng)域還是司法領(lǐng)域，都是爭議已久的問題。

早在2004年，有關(guān)“SOYODA”定牌加工案件是否構(gòu)成侵權(quán)就引起了工商執(zhí)法人員的熱烈討論。部分工商執(zhí)法人員認(rèn)為這種行為構(gòu)成侵權(quán)，有的則認(rèn)為不構(gòu)成侵權(quán)。在法院方面，2004年，廣東省高院對深圳“西班牙耐克案”做出判決，涉外定牌加工被認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。隨后，一部分法院開始在相關(guān)民事判決中作出相同的判決，而2004年以前地方法院大都判決OEM不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

2010年7月1日，最高法辦公廳在回復(fù)海關(guān)總署《關(guān)于對〈“貼牌加工”出口產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)問題〉的復(fù)函》中明確指出：“(涉外定牌)產(chǎn)品所貼商標(biāo)只在我國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能，我國的相關(guān)公眾在國內(nèi)不可能接觸到涉案產(chǎn)品，不會造成國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)……此種情形不屬于商標(biāo)法第52條規(guī)定的侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。”2014年以來，法院對更多的涉外定牌加工行為判定不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

曾經(jīng)參與過OEM侵權(quán)與否大討論的江西省撫州市市場和質(zhì)量監(jiān)管局干部黃璞琳表示，2005年他就提出OEM產(chǎn)品所貼標(biāo)志不屬于我國《商標(biāo)法》所稱的“使用商標(biāo)”行為。“我當(dāng)初的觀點(diǎn)，與最高人民法院此次再審判決觀點(diǎn)可說相近。”黃璞琳說。

那么，認(rèn)定OEM不侵權(quán)，會否導(dǎo)致國內(nèi)不法廠家打著OEM的“幌子”逃避商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任追究?黃璞琳說，這其實(shí)是個證明問題，只要證明其在國內(nèi)銷售，就可以認(rèn)定其侵權(quán)。

亞環(huán)公司代理人姚曉洪律師則認(rèn)為，雖然“PRETUL”案將對同類案件的裁判產(chǎn)生重大、深遠(yuǎn)影響。但這并非代表最高法院對涉外定牌加工最終的全部意見。關(guān)于涉外定牌加工的法律問題，仍有很大的探討空間。

(來源:湖北省工商局)

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