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尚標(biāo)-特價轉(zhuǎn)讓商標(biāo)

經(jīng)典案例:商標(biāo)先行,梅花傘業(yè)四年打贏跨國官司

來源:晉江經(jīng)濟報    發(fā)布時間:2011-09-26 06:49:00  瀏覽:2277

2011年8月9日,對于梅花傘業(yè)股份有限公司來說,絕對是一個特殊的日子。這一天,梅花傘業(yè)總算奪回了該公司旗下知名品牌“SUSINO”在美國的商標(biāo)權(quán)。這一天,距離“SUSINO”在美國的商標(biāo)被搶注,已經(jīng)有近4年的時間。   
  據(jù)透露,其實在眾多“企業(yè)商標(biāo)在國際上遭搶注”的案例中,梅花遭遇的這起并不是最棘手的案件,為何花近4年的時間才勝訴?   
  “過程可謂一波三折,卻也讓我們從中學(xué)到很多教訓(xùn)。吃一塹長一智,自此,在知識產(chǎn)權(quán)方面,我們將構(gòu)建起更加堅固的防御體系。”梅花傘業(yè)法務(wù)部經(jīng)理黃小源堅定地說道。
  困惑:惡意搶注輕易獲準(zhǔn)注冊?   
  事情源于2007年12月19日,那天,梅花傘業(yè)一名助其開拓美國市場的中間人,以自己的名義搶注了梅花旗下的知名品牌“SUSINO”在美國的商標(biāo)。隨后,該中間人聯(lián)系梅花傘業(yè),并揚言梅花要贖回該商標(biāo),需支付“100萬美金”的高額費用?!  ?br />  “當(dāng)時,商標(biāo)在海外遭搶注的情況,梅花還鮮少碰到,所以就委托了福建一家知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)對該惡意注冊,向美國專利商標(biāo)局提出異議申請,并全權(quán)委托該機構(gòu)處理此案件。未料,卻因為‘所托非人’,為我們漫長的維權(quán)之路埋下了隱患。”黃小源表示。   
  黃小源介紹,當(dāng)時梅花委托的那家代理機構(gòu),非常有信心地表示,商標(biāo)遭搶注并不是很棘手的案件,梅花所掌握的證據(jù)已足夠,這個案件就包在他們身上,一定能勝訴。“美國市場是梅花很重視的國際市場之一,公司領(lǐng)導(dǎo)非常關(guān)注,其間幾次詢問,代理機構(gòu)都是信心滿滿的姿態(tài),梅花高層便逐漸放松了警惕。沒想到,等了兩年多,等來的卻是一紙‘異議失敗’的通知。”   
  2010年6月,梅花從委托的知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)處獲知異議已經(jīng)失敗,美國專利商標(biāo)局做出了有利于搶注方的裁定,梅花喪失在美國對SUSINO商標(biāo)的專用權(quán)。   
  同年7月該中間人拿到了SUSINO商標(biāo)使用權(quán)的證書,再度聯(lián)系梅花傘業(yè),詢問其是否要贖回商標(biāo)?“我們再度拒絕合作以及支付巨額費用贖回商標(biāo),該中間人變本加厲,將證書復(fù)印件傳給梅花在美國的經(jīng)銷商和客戶,嚴(yán)重?fù)p害了梅花在美國市場的銷售和聲譽,并在美國海關(guān)進行了備案,企圖阻止梅花的產(chǎn)品進入美國市場。”黃小源表示。
  這個結(jié)果,讓梅花在美國市場處于極為被動的境地,也讓梅花極為困惑,為何惡意搶注能如此之快獲準(zhǔn)注冊,為何異議就這樣輕易輸?shù)袅耍?  
  真相:代理律師模仿筆跡撤回代理權(quán)
  梅花沒有就此放棄,因為一旦放棄,就意味著梅花要么向惡意搶注妥協(xié),要么可能失去潛力巨大的美國市場。
  危急時刻,梅花聯(lián)系上了北京一家專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)代理公司,在該公司的協(xié)助下,一個令梅花震驚的真相浮出了水面:原來,梅花之前委托的福建代理機構(gòu)將案件又委托給了美國的代理律師,而該名美國律師在2010年6月,未經(jīng)梅花同意的情況下,模仿梅花董事長王安邦的簽名,擅自向美國提出撤回代理權(quán),并以梅花的名義留下錯誤的郵箱地址。由于美國的法律制度是在有代理的情況下官方不與當(dāng)事人接觸,故美國專利商標(biāo)局相信了代理人的訴求并核準(zhǔn)了這一申請。這也意味著從那時起梅花要自行處理異議案件中的所有問題,自行答辯、自行質(zhì)證。搶注方正是看到了這一不利于梅花的情況,頻繁發(fā)出質(zhì)證意見,要求交換證據(jù),并要求梅花限期答復(fù)。由于所有的質(zhì)詢要求全部發(fā)送到了錯誤的郵件地址中,在通過郵寄方式發(fā)送文件時,搶注人又寫錯了郵政編碼,故所有的文件梅花全部沒有收到。
  “然而,在梅花被福建代理人告知耐心等待的時候,搶注人已經(jīng)基于梅花的沉默,向美國專利商標(biāo)局申請了簡易裁決。因為代理的問題,梅花喪失了所有的質(zhì)證機會。”黃小源道出了梅花當(dāng)時之所以會輸?shù)舢愖h、并丟掉商標(biāo)的真正原因。
  盡管頂著發(fā)往美國的貨柜全部都要延遲發(fā)貨、經(jīng)銷商和客戶層層質(zhì)疑的巨大壓力,但當(dāng)北京的代理機構(gòu)告知梅花還有救濟途徑時,梅花決定冒險也要爭取最后的機會,于是,更為復(fù)雜、更為漫長的維權(quán)征程又開始了。
  轉(zhuǎn)折:搶注人主動和解   
  在梅花的授意下,北京的代理機構(gòu)委托了美國戴維斯律師事務(wù)所處理此案件。2010年9月26日,戴維斯代表梅花向美國專利商標(biāo)局商標(biāo)評審委員會提出救濟申請,同時請求商標(biāo)評審委員會撤回簡易裁決,撤銷搶注人的有效注冊,將商標(biāo)回復(fù)到權(quán)利待定狀態(tài)?! ?br />  經(jīng)過漫長的等待之后,2011年3月,美國專利商標(biāo)局評審委員會決定給予梅花法律救濟,撤銷商標(biāo)局之前做出的簡易裁決令。同年4月,美國專利商標(biāo)局評審委員會致函搶注人,告知其商標(biāo)注冊被撤銷,商標(biāo)回復(fù)到權(quán)利待定狀態(tài)。這無疑極大地鼓舞了梅花的士氣,梅花乘勝追擊,美國律師進一步聯(lián)系了美國海關(guān),從而使梅花SUSINO品牌得以再次進入美國市場。  
  2011年5月18日,美國專利商標(biāo)局商標(biāo)評審委員會再次做出有利于梅花的判決,撤銷梅花對簡易裁決令的默認(rèn)認(rèn)可,同時設(shè)置新的事先責(zé)令雙方補充證據(jù),異議案件將根據(jù)之后補充的意見做出異議裁定。   
  “這就意味著異議案件回到了起點,雙方站到了同一起跑線上。梅花接下來面臨的只是重新打一場商標(biāo)異議案。就在這時,案件出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機。”黃小源透露,眼看形勢急轉(zhuǎn)直下,搶注人的代理人發(fā)來消息,雙方可以就此事進行協(xié)商?;谡\意,梅花提出了中止審理的請求,并且給予對方期限,雙方協(xié)商此事。   
  最終,搶注人同意達(dá)成和解方案,將SUSINO商標(biāo)物歸原主,轉(zhuǎn)讓給梅花,同時注銷SUSINO商號,并且承諾不再對梅花在美國市場的聲譽以及經(jīng)銷行為進行干擾和詆毀。   
  2011年8月9日,美國專利商標(biāo)局商標(biāo)評審委員會核準(zhǔn)了轉(zhuǎn)讓申請,至此,耗時近4年的SUSINO搶注案終于圓滿解決。
  聲音:商品未行,商標(biāo)要先行
  “如今,SUSINO搶注案已塵埃落定,但公司為這起案件所耗費的人力、財力和精力,都是十分巨大的。”黃小源坦言,這也算是償還知識產(chǎn)權(quán)方面的歷史舊賬,經(jīng)此一案,梅花感悟頗多,也吸取了很多教訓(xùn),希望能給廣大同行提供更多的借鑒。 
  黃小源表示,在海外遭遇商標(biāo)被搶注、受威脅,并不可怕,堅定態(tài)度、積極準(zhǔn)備、沉著應(yīng)對非常關(guān)鍵,但找到負(fù)責(zé)任、專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)和人才是關(guān)鍵。“SUSINO搶注案”正是因為“所托非人”,才會拖延了近4年,險些讓梅花失去美國市場?!?br />  “不過,‘亡羊補牢’終究不是好方法,最佳的方式是第一時間在所在的海外市場注冊保護自己的自有品牌。”黃小源介紹,從這起案件中吸取教訓(xùn),梅花近兩年投入了100多萬,在全球120多個國家注冊了商標(biāo)。“很多國家梅花的產(chǎn)品還未打入,我們也提前注冊了商標(biāo),包括赤道幾內(nèi)亞等17個非洲國家。”
  此外,梅花還在全球68個國家進行了跨類別商標(biāo)注冊保護。例如,現(xiàn)在很多傘企開始延伸產(chǎn)品類別,除了晴雨傘之外,還銷售太陽鏡、絲巾等相關(guān)產(chǎn)品,這些類別也要注冊商標(biāo),否則被別人搶注了,企業(yè)會很被動。“跨類別注冊絕非杞人憂天,我們在一些國家已經(jīng)有遇到類似的案件,‘有心人’在某個國家搶注了SUSINO的服裝商標(biāo),我們只能再度提出異議。”黃小源表示。
  再者,黃小源透露,梅花近兩年逐步建立了“全球商標(biāo)監(jiān)控體系”,部分國家也委托專業(yè)的律師事務(wù)所進行監(jiān)控,以便及時掌握梅花在海外的知識產(chǎn)權(quán)情況。“在有的國家,企業(yè)的商標(biāo)被搶注后會直接進入公告階段,如果公告期間商標(biāo)權(quán)力人沒有提出異議,搶注直接通過有效。如果企業(yè)監(jiān)控不及時不到位,隨時都有被搶注的風(fēng)險。”
  “SUSINO搶注案”歷時近4年終成功,既鼓舞了晉江廣大制傘同行,也給同行們提了一個大醒。“確實,隨著自主品牌不斷打入海外市場,海外知識產(chǎn)權(quán)保護的重要性也日益凸顯。梅花的做法確實讓我們獲益良多。”晉江某傘企董事長許總表示。
  晉江市工商行政管理局商標(biāo)廣告科科長蘇凱東也坦言,近幾年企業(yè)商標(biāo)在海外遭惡意搶注的案件時有發(fā)生,企業(yè)往往需要為此付出不小的代價。為此,他特別提醒廣大在海外打自主品牌的晉江企業(yè),要重視防御性注冊,商品未行商標(biāo)一定要先行。“商品在打入一個市場之前,就要提前注冊,而且要多類別注冊;要在多個國家提前注冊;還要進行多個商標(biāo)注冊,將相近似的商標(biāo)同時注冊。”
  據(jù)悉,接下來,晉江市工商行政管理局也將通過組織講座等形式,加強對自主品牌出口企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)方面的宣傳和幫助。 (作者:莊娜芬)

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